Todo por escrito
La Propiedad Intelectual de una empresa representa su principal activo. Por tanto, si lo que se pretende es posicionar la marca, crecer en el mercado y generar altos ingresos, lo que necesitas es convertirte en franquiciante y firmar contratos de franquicia. Más adelante te relataremos lo que se necesita.
Hoy en día, los activos intangibles de una empresa representan su más alto valor. Dentro de una franquicia, cuando hablamos de “activos intangibles” nos referimos a toda su propiedad intelectual que es de su titularidad y que por tanto le permite franquiciar. ¿De qué sirve tener estos “activos intangibles”? Muy sencillo: a grandes rasgos, si se tienen, nadie más los puede usar salvo que cuente con nuestra autorización; permitiendo así, justamente el surgimiento de una franquicia.
¿Qué es una franquicia? En términos muy sencillos, es un contrato a través del cual el titular de uno o varios derechos de propiedad intelectual —denominado franquiciante—, autoriza a otra persona —franquiciatario— la explotación de su marca y otros elementos que en conjunto conforman toda la imagen y estructura de la compañía, a cambio, por supuesto, de una remuneración. ¿Y qué se necesita para el otorgamiento de una franquicia? En primer lugar, se deberá tener la propiedad intelectual necesaria para tales efectos. Se tiene que contar con los títulos que sean expedidos por las autoridades correspondientes, a través de los cuales el Estado reconoce a quien pretende ser franquiciante como dueño de los derechos de propiedad intelectual. Algunos de éstos son las marcas, patentes, modelos de utilidad, avisos comerciales, entre otros. Una vez satisfecho dicho requerimiento, en segundo lugar se exige la existencia de dos elementos: la Circular de Oferta de Franquicia (COF) y el Contrato de franquicia.
Antes de llevar a cabo cualquier tipo de licencia o transacción, se recomienda primeramente realizar una debida diligencia (due dilligence) que nos permita saber en dónde estamos parados y sobre qué elementos se puede conceder una licencia o solicitar su protección. Es importante mencionar que, de no realizarse esta rigurosa revisión, se podría poner en riesgo la validez de los contratos o licencias otorgadas.
Por ello, nuestra recomendación es que, sin importar si nos encontramos representando al franquiciante o actuamos en nombre del franquiciatario, siempre debe realizarse una investigación para cerciorarse de contar con todos los títulos, permisos y autorizaciones vigentes y necesarios para la celebración de este tipo de contrato.
CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUICIA (COF)
Respecto de la “Circular de Oferta de Franquicia” (COF), su función es que las personas interesadas en obtener la franquicia puedan familiarizarse con la compañía, sus aspectos técnicos, económicos y financieros, y puedan conocer los términos en los cuales será fijado el contrato. Dentro de la información que contiene está la descripción general de la empresa y de todos los derechos de propiedad intelectual —activos intangibles— involucrados. En el documento se brinda información relativa a montos y pagos que el franquiciatario deberá cubrir, y se indica qué tipos de asistencia técnica le proporcionará el franquiciante. Igualmente, deberá indicarse si el franquiciatario tendrá facultades para a su vez “subfranquiciar” a terceros y bajo qué reglas.
Por otro lado, el franquiciante también tiene la obligación de proporcionar determinada información confidencial, para lo cual recomendamos altamente la firma de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación y así evitar la filtración de este tipo de información y conservar el privilegio de los activos intangibles de la compañía.
Esta COF genera obligaciones tanto para el franquiciante, como para los posibles franquiciatarios; previéndose en la Ley aquellas consecuencias en caso de incumplimiento. En concreto, permite conocer el panorama antes de dar el paso siguiente, debiendo entregarse esta información cuando menos 30 días antes de firmar el contrato.
CONTRATO DE FRANQUICIA
Para comenzar, esta figura se trata de un acuerdo entre el franquiciante y el franquiciatario, en el cual se crearán o transferirán derechos y obligaciones que determinarán el uso y explotación de los activos intangibles del franquiciante, a cambio de una remuneración concedida por el franquiciatario.
Como mencionamos con antelación, este documento deberá incluir la misma información que se señale en la COF. Por tanto, toda vez que resulta indispensable que se proporcione información restringida y reservada que involucre secretos industriales y comerciales, así como elementos adicionales del llamado “know how”, resulta necesario que al momento de firmar el contrato se fijen claramente las obligaciones que guardará tanto el franquiciatario como el franquiciante. Como “know how” entendemos aquella información industrial y comercial que en su conjunto conllevan a la operación de la franquicia y que usualmente se encuentran contenidos en los manuales de la compañía.
Como primer requisito, la Ley demanda que el contrato se encuentre contemplado por escrito. Posteriormente, establece que el franquiciante deberá transmitir al franquiciatario los conocimientos y asistencia técnica necesaria para que el segundo pueda producir o vender los bienes o servicios que forman parte de la empresa franquiciada. Al respecto, el franquiciatario deberá apegarse a los métodos operativos, comerciales y administrativos que el franquiciante determine; debiendo respetarse y mantenerse en todo momento la calidad, prestigio e imagen de la que gocen los productos o servicios franquiciados.
Como obligaciones clausulares el contrato debe indicar la zona geográfica en la que se ejercerá la actividad comercial, así como la ubicación exacta y las inversiones infraestructurales que se realizarán para poder operar el establecimiento.Asimismo, se tendrán que establecer las políticas de marketing y publicidad, así como las políticas internas que deberán utilizarse para supervisar y evaluar tanto al personal como la calidad en el servicio. Para ello, el franquiciante brindará capacitación y asistencia técnica y operativa.
Finalmente, en el contrato resulta necesario incluir lo relativo al uso y explotación del “trade dress” o “imagen comercial” de la empresa. Consistente en aquellos elementos de propiedad intelectual que reflejan tanto la apariencia de los establecimientos, como la presentación y comercialización de sus productos o servicios. En concreto se trata de la identidad decorativa y ambiental característica de la compañía.
Como pueden ver, el contrato de franquicia involucra un gran número de vertientes que dependerá de cada caso en concreto. Por ello, debe dejarse de lado la idea de utilizar o descargar un formato o “machote”, dado que este tipo de contrato debe atenderse a cada caso en concreto tras una debida diligencia.
INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
En términos de la Ley y de su reglamento, para que una licencia o cesión surta efectos frente a terceros debe registrarse ante el IMPI. Por tanto, para que quede inscrito el contrato de franquicia, deberá entregarse al Instituto un ejemplar original o una copia certificada.
Ahora, considerando que el registro del IMPI es abierto para el público y puede consultarse desde su sitio web, y tomando en consideración la naturaleza del contrato y la información que contiene, el reglamento de la Ley prevé la posibilidad de no incluir las estipulaciones que se refieran a contraprestaciones y regalías, así como la información confidencial y técnica.
El trámite es bastante sencillo; sólo hace falta llenar un formato, cubrir una tarifa, exhibir el ejemplar y presentar un escrito solicitando su registro, cubriendo y cumpliendo con las especificaciones adicionales requeridas.
CONCLUSIÓN:
El contrato de franquicia es la herramienta por excelencia para explotar los activos intangibles de una empresa, para hacerla crecer y posicionarse en el mercado nacional e internacional.
Adicionalmente, la reciente y aún sufrida experiencia con el COVID-19 nos ha dejado como experiencia que las franquicias pueden sufrir fuertes y fatales golpes cuando se trata de afrontar situaciones fortuitas como la actual. Por tanto, recomendamos convertir en una práctica común la adhesión de cláusulas contractuales que prevean soluciones y prevenciones para este tipo de escenarios.
Finalmente, si bien en un contrato no podemos dejar de lado aquellos aspectos legales que nos exige la ley; la realidad es que en la práctica debemos inclinarnos por una redacción comercial en lugar de legal. Debiendo evitar el uso de tecnicismos innecesarios que pudieren causar confusión entre las partes y que pudieren tener como consecuencia su incumplimiento.
El contrato de franquicia debe resultar claro, equilibrado y justo para todas las partes, debiendo de costurarse como un traje a la medida para cada empresa.
ERICK HERNÁNDEZ
Es abogado especialista en propiedad intelectual. Su trayectoria comenzó como servidor público de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, donde fungió como oficial jurisdiccional. Actualmente es asociado de la firma Arochi&Lindner, formando parte del equipo de Tecnologías de la Información y Comunicación. Su práctica abarca litigio, contratos y consultoría relacionada con la propiedad intelectual y el entorno digital.
